Ännu en omtvistad chokladbit – KitKats tredimensionella varumärke på fall?

Société des produits Nestlé SA (”Nestlé”) ansökte om varumärkesskydd för sin KitKat ”4-fingers”-chokladkaka 2002, som varit ett omtvistat varumärke nästan ända sedan registreringen offentliggjordes 2006. 12 år senare kan EU-domstolens, avgörande komma att bli vägledande avseende tolkningen och beviskravet för registrering av ett varumärke baserat på ”särskiljningsförmåga genom användning”. I väntan på EU-domstolens avgörande publicerades generaladvokat Melchior Wathelets förslag till avgörande den 19 april, vilket tydliggör vikten av vägledande praxis från EU-domstolen.

Bakgrund

Det började med att Nestlé erhöll varumärkesskydd för chokladkakan KitKat ”4-fingers” form genom offentliggörandet av registreringen av det tredimensionella varumärket i juli 2006. Cadbury Schweppes plc (numera Mondelez UK Holdings & Services LTD (”Mondelez”)) ansökte om ogiltigförklaring av varumärket till Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet (”EUIPO”), varpå annulleringsmyndigheten vid EUIPO ogiltigförklarade registreringen 2011.

Nestlé överklagade annulleringsbeslutet till andra överklagandenämnden vid EUIPO, som upphävde beslutet efter att ha konstaterat att även om chokladkakan saknade den särskiljningsförmåga som utmärker de varor för vilket varumärket registrerats för¹ så hade Nestlé visat att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.²

Mondelez överklagade överklagandenämndens beslut till tribunalen för att få beslutet av överklagandenämnden upphävt och därmed varumärket ogiltigförklarat. Tribunalen biföll Mondelez talan och ogiltigförklarade registreringen av varumärket, varpå EUIPO och Nestlé överklagade tribunalens dom till EU-domstolen.

Vad krävs enligt varumärkesförodningen för att man ska få en registrering godkänd?

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken, exempelvis ord, figurer, siffror, färger, former, ljud, etc. Vidare kan varumärket registreras som ett EU-varumärke om det kan (i) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och (ii) återges i registret över EU-varumärken så att det på ett tydligt sätt gör det möjligt att avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.

Det förekommer dock vissa absoluta registreringshinder som, om tillämpliga, leder till att tecknet varken kan eller ska registreras. Exempel på sådana hinder är att tecknet saknar särskiljningsförmåga eller endast består av en form eller annan egenskap som följer av varans art. Notera att sådana hinder ska tillämpas även om det bara finns hinder i en del av EU.

I vissa fall kan dock avsaknad av särskiljningsförmåga ”läkas”. Tecknet kan registreras om det visas att tecknet till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga avseende de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering för. Det måste visas att tecknet förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i den del av EU som tecknet tidigare saknade särskiljningsförmåga i. Det är därför upp till sökanden att visa att särskiljningsförmåga förvärvats genom dess användning i den del av EU där särskiljningsförmåga tidigare saknades.

Tidigare avgöranden från EU-domstolen

Frågan vad som krävs för att förvärva särskiljningsförmåga genom användning har tidigare prövats i ett antal avgöranden av EU-domstolen. Dock har EU-domstolen gjort olika tolkningar av beviskravet i sina olika avgöranden, vilket leder till en osäkerhet avseende vad som faktiskt krävs av sökanden.

I avgörandet Storck vs harmoniseringskontoret kom EU-domstolen till slutsatsen att det räcker med att sökanden misslyckats med att visa att särskiljningsförmåga förvärvats genom användning i en enda medlemsstat för att en registrering ska kunna hindras (se punkt 83 (C-25/05 P, EU:C:2006:422)). Domstolens strikta tolkning av förordningstexten ledde till att registreringen ogiltigförklarades.

I ett senare avgörande, Lindt & Sprüngli (”Lindt”) vs harmoniseringskontoret, ansåg EU-domstolen dock att det skulle vara orimligt att kräva bevis för förvärvande av särskiljningsförmåga i varje enskild medlemsstat. I avgörandet hade Lindt presenterat marknadsundersökningar genomförda i tre av de dåvarande 15 medlemsstaterna som bevisning för särskiljningsförmåga genom användning. Anledningen till varför EU-domstolen inte godtog sådan bevisning var för att Lindt inte i ett kvantitativt hänseende hade visat att det sökta varumärket förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i hela EU (se punkterna 63 och 62 (C-98/11 P, EU:C:2012:307)).

Vidare framhöll EU-domstolen att det vid omständigheter då delar av EU inte kan beaktats på grund av bristande bevisning, är bevisningen inte tillräcklig för att kunna tillämpas på hela EU. Dock kan dessa delar bestå av andra omsättningskretsar än de som motsvaras av medlemsstaternas gränser, om geografisk representativitet föreligger i omsättningskretsen. EU-domstolen ansåg alltså att det saknades tillräckliga bevis i målet för att kunna visa på särskiljningsförmåga i hela EU.

Frågan som kvarstår är vilka krav som ställs för att bevisa förvärvad särskiljningsförmåga genom användning? Bedömningen i Storck vs harmoniseringskontoret ansågs orimlig i Lindt vs harmoniseringskontoret, men var går gränsen?

Förslag till avgörande i överklagandet av Mondelez v EUIPO
– Nestlé (T-112/13)

Efter en redogörelse av bakgrund och rättspraxis konstaterar generaladvokat Melchior Wathelet att Lindt v harmoniseringskontoret tydliggör orimligheten i att lämna bevis för varje enskild medlemsstat vid en registrering av varumärke som erhållit särskiljningsförmåga genom användning. Vidare framhåller generaladvokaten att det faktum att det finns en inre marknad inom EU utesluter inte att det finns nationella eller regionala marknader, utan snarare att det är vanligt att ekonomiska aktörer såsom Nestlé för samman vissa nationella marknader på grund av flera skäl såsom geografiska närhet, historiska band eller gemensamt språk eller traditioner för att distribuera sina varor eller tjänster. Det är därför inte alltid lämpligt att enbart utgå från landsgränser i sin bedömning, utan att även andra aspekter måste vägas in i vissa situationer.

Generaladvokaten framhåller att man snarare måste se till marknaders jämförbarhet än medlemsstaternas faktiska gränser. På så sätt kan exempelvis en marknadsundersökning för Spanien även vara applicerbar för den portugisiska marknaden om det saknas tillräcklig bevisning för den portugisiska marknaden.

Detta leder dock inte till att en sökande kan avstå från att lämna in bevisning avseende ett område. Sökanden måste snarare visa att de områden där det saknas tillräcklig bevisning är jämförbara med de områden som sökanden inlämnat tillräcklig bevisning för. Generaladvokaten konstaterar att det inte kan accepteras att helt lämna ett område utan bevisning vid en ansökan om registrering. En sådan brist på geografisk representativitet kan inte accepteras enligt generaladvokaten, som i detta hänseende refererar till EUIPO:s pusselexempel som tydliggör kravet om att bevisen för särskiljningsförmåga inte enbart ska vara tillräckliga i kvantitativt hänseende utan även geografiskt representativa:

Om majoriteten av bitarna i ett pussel tillsammans bildar en hästkropp kan den omständigheten att den enda bit som saknas för att lägga färdigt pusslet är den bit som föreställer huvudet ha stor betydelse. Även om majoriteten av bitarna tyder på att pusslet föreställer en häst kan det inte uteslutas att den saknade biten visar en människas överkropp. I så fall föreställer pusslet inte en häst utan en kentaur. Det är detta som är risken med att selektivt utesluta vissa länder vid framläggandet av bevis på särskiljningsförmåga.

Tribunalens avgörande i Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret – Nanu-Nana (återgivning av ett brunt och beige schackmönster) (T 359/12, EU:T:2015:215) följer denna linje av argumentation. Dessvärre (för rättspraxis) förlikte parterna målen innan EU-domstolen kunde avkunna sitt avgörande. I målet hade Louis Vuitton Malletier avstått från att lämna in bevisning avseende Danmark, Finland, Sverige och Portugal. Även om bevisning för 11 av 15 medlemsstater hade lämnats in, och att dessa länder avsåg 92,5 procent av EU:s befolkning, hade Louis Vuitton Malletier inte styrkt att särskiljningsförmåga förvärvats. Louis Vuitton Malletier hade nämligen inte inkommit med några bevis för att de övriga medlemsstaterna var representativa för dessa länder. Det var därför inte möjligt att dra slutsatsen att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga i hela EU.

Nestlé har lagt fram bevisning för 14 av 15 medlemsstater avseende KitKats ”4-fingers”-chokladkaka, vilket representerade nästan 90 procent av EU:s befolkning vid tiden, dock var vissa av marknadsundersökningarna bristfälliga. Nestlé bekräftade att man inte hade inkommit med handlingar för att styrka att de marknadsundersökningar som ansetts var fullvärdiga som bevisning i lika hög grad gällde för de marknader som hade bristfällig bevisning. Det är därför svårt att komma fram till en annan slutsats än den som generaladvokaten också kom fram till, nämligen att Nestlé brustit i att visa att de marknader där fullvärdig bevisning för särskiljningsförmåga lämnats är jämförbara för de marknader där bristfällig bevisning lämpats. Detta leder till att Nestlés registrering av det tredimensionella varumärket kan komma att ogiltigförklaras, och KitKats forms skydd falla efter drygt 11 års tvistande.

EU-domstolens slutliga avgörande återstår, men baserat på tidigare tendenser i rättspraxis förutspås utgången vara densamma som generaladvokatensslutsats. Det som dock är att önska av EU-domstolens avgörande är tydligare riktlinjer för vilka krav som ställs och vilket test som ska appliceras för att säkerställa marknaders jämförbarhet. Kentaurer och enhörningar i all ära – men ett ofullständigt pussel på något som ser ut som en hästkropp är ofta ett pussel på en häst.

 

Jenny Forsberg och David Klose, Moll Wendén Advokatbyrå.

David Klose företrädde Mars Sverige AB fem mål mot Mondelez i fråga om chokladvarumärket M&M’S i Sverige. Efter att parterna förlikts i sista målet säljs M&M’s alltjämt i Sverige.

______________________

¹ Nestlé har registrerat det tredimensionella varumärket i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistreringar av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, vilken motsvarar ”godis, bagerivaror, bakverk, kex, kakor, våfflor”.
² Se artikel 7.3 i förordning nr. 207/2009, och motsvarande bestämmelse i den nya varumärkesförordningen artikel 7.3 förordning nr. 2017/1001.