EU-domstolen stämplar ut Birkenstocks sulmönster

Birkenstocks figurvarumärke går samma skyddslösa väg som Kit Kats tredimensionella chokladkaka.

Den 13 september i år kom EU-domstolens slutliga avgörande i C‑26/17 P Birkenstock[1] mot EUIPO[2] avseende Birkenstock ansökan om skydd för ett figurvarumärke, nämligen det ytmönster som återfinns på den populära sandalens sula. Anledningen? Domstolen ansåg inte, liksom tribunalen och EUIPO, att ytmönstret hade tillräcklig särskiljningsförmåga.

A shoe sole with geometric pattern.

Det omtvistade kännetecknet, Bildkälla: wipo

Bakgrund

Birkenstocks jakt efter varumärkesskydd för sitt ytmönster som figurvarumärke var på väg att få ett lyckligt slut. WIPO[3] beviljade Birkenstock internationell registrering, bland annat i EU, för det omtvistade kännetecknet.  EUIPO underrättades om den internationella registreringen och Birkenstock ansökte samtidigt en utvidgning av skyddet.[4]

Ansökan avslogs av EUIPO:s granskningsenhet på grund av bristande särskiljningsförmåga avseende det aktuella kännetecknet, ett beslut som Birkenstock överklagade till första överklagandenämnden vid EUIPO (”Överklagandenämnden”) som även den avslog överklagandet delvis på samma grund.

Överklagandenämnden ansåg utöver vad som nämnts ovan att det omtvistade kännetecknet omedelbart uppfattas som ett ytmönster då mönstret kan utsträckas i alla riktningar och på så sätt kan placeras på alla två- och tredimensionella ytor. Vidare betonade Överklagandenämnden att eftersom genomsnittskonsumenten inte är van att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung baserat på varans utseende, kan särskiljningsförmåga för ett sådant kännetecken enbart uppnås om det i betydande mån avviker från normen eller sedvana i branschen. Överklagandenämnden ansåg att kännetecknet var banalt, att ytmönstret kunde återfinnas på samtliga aktuella varor och kunde ha en estetisk eller teknisk funktion. Slutsatsen blev att kännetecknet med all sannolikhet enbart skulle uppfattas som ett enkelt ytmönster och inte som en upplysning om ett särskilt kommersiellt ursprung.

Tribunalen[5] följde Överklagandenämndens resonemang och ansåg att det omtvistade kännetecknet inte kunde registreras för merparten av de varor som Birkenstock ansökt om registrering för. Dock ansåg tribunalen att i den del överklagan avsåg varorna ”konstgjorda lemmar, ögon och tänder”, ”suturmaterial; suturmaterial för kirurgisk användning” och ”djurhudar och pälsskinn” skulle beslutet om nekad registrering ogiltigförklaras. Tribunalen poängterade på så sätt att det endast är när det på grund av den aktuella varans art är osannolikt att kännetecknet kommer att användas som ett ytmönster som ett sådant kännetecken kan anses utgöra ett registrerbart kännetecken.

EU-domstolens avgörande

Birkenstock överklagade tribunalens dom till EU-domstolen och anförde tre grunder som stöd för sin talan, nämligen att: (i) bestämmelsen om det absoluta registreringshindret när ett varumärke saknar särskiljningsförmåga hade tillämpats felaktigt,[6] (ii) motiveringen i den överklagade domen innehöll motsägelse och (iii) de faktiska omständigheterna hade missuppfattats. EU-domstolen slog fast att tribunalen hade gjort korrekta avväganden och bedömningar av målet, och konstaterade att Birkenstock inte kunde vinna framgång på någon av grunderna.

Domstolen underströk att det endast är de varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen som ska anses falla utanför det absoluta registreringshindret då dessa anger varans ursprung. Det omstridda kännetecknet ansågs inte utgöra ett sådant varumärke (se mer nedan). Vidare konstaterade EU-domstolen att den rättspraxis som har utvecklats avseende tredimensionella varumärken där varumärket utgörs av utseendet på själva varan är relevant även när kännetecknet är (i) ett figurmärke som utgörs av en tvådimensionell återgivning av den aktuella varan eller (ii) ett kännetecken som utgörs av ett mönster på ytan av en vara. Som en följd av detta är inte den avgörande faktorn för bedömningen, såsom vissa hävdat, om varumärket är tredimensionellt, tvådimensionellt eller någon annan form, utan om kännetecknet sammanfaller med varans utseende.

När kännetecknet sammanfaller med varans utseende måste det undersökas om det finns en likhet mellan kännetecknet och de varor som det avser eller en del av dessa varor. Denna likhet ska bedömas med hänsyn till varornas art och att likheten ska kunna uppfattas av allmänheten. Slutligen noterade domstolen att den tillämpning av kriteriet om den mest sannolika användningen som Birkenstock förespråkade skulle kunna få till konsekvens att rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med varors utseende skulle kunna kringgås. En sådan rättstillämpning hade EU-domstolen inte för avsikt att stödja.

Vad avsåg frågan om vad som var normen och sedvanligt i branschen framhöll EU-domstolen att tribunalen inte kunde klandras för att denna inte fastställde vilka normerna var och vad som ska anses vara sedvanligt i branschen. EU-domstolen lägger på så sätt bevisbördan på den klagande att visa vad som är norm och sedvana inom branschen.

Avseende den andra grunden anförde EU-domstolen i korthet att det var Birkenstocks – inte tribunalens – argumentation som var inkonsekvent. EU-domstolen underströk att tribunalen inte hade varit motsägelsefull i sin bedömning då tribunalen begränsat sin bedömning till Birkenstocks inkonsekventa argumentation i fråga om att ytmönstret å ena sidan utgjorde ett ”vanligt” tvådimensionellt varumärke, men att varumärket å andra sidan användes på skornas yttersulor, d.v.s. ett ytmönster i relief. Beträffande den tredje grunden angav domstolen att klaganden enbart gjort gällande faktiska omständigheter och att EU-domstolen därmed var förhindrad att ta upp frågan till sakprövning

EU-domstolen ogillade därigenom samtliga av Birkenstocks grunder.

Kort om Kit Kat-domen

Få har missat att EU-domstolen den 25 juli i år avkunnade sin dom i KitKat-målet, C-84/17 P Nestlé[7] m.fl. mot Mondelez[8], och att Nestlé förlorade sitt varumärkesskydd för chokladkakans form. Som förväntat följde domstolen till stor del generaladvokatens resonemang avseende förvärvande av särskiljningsförmåga genom användning (se vår tidigare artikel som redogör för generaladvokatens förslag till avgörande). Domstolen betonade genom sin dom att det inte räcker, om kännetecknet saknar särskiljningsförmåga i hela EU, att visa att kännetecknet förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i en betydande del av unionen. Kännetecknet måste ha särskiljningsförmåga i hela EU.

Domstolens resonemang avseende bevisningen måste i detta sammanhang noteras. Domstolen konstaterar nämligen att varumärkesförordningen inte innehåller några bestämmelser om att förvärv av särskiljningsförmåga genom användning i varje medlemsstat ska styrkas genom särskild bevisning. Det kan därför inte uteslutas att bevisning för en viss medlemsstat även kan vara relevant för andra medlemsstater och i förekommande fall hela EU. Exempelvis kan bevis om att ett kännetecken används på en gränsöverskridande marknad i vissa fall utgöra relevant bevis för samtliga berörda medlemsstater. Ytterligare ett exempel är om allmänheten i en medlemsstat har tillräcklig kännedom om kännetecknet som finns på grannmedlemsstatens marknad på grund av de kulturella, språkliga och geografiska banden mellan två medlemsstater.

EU-domstolen slår därmed fast att det inte är absolut nödvändigt att lägga fram bevisning för varje enskild medlemsstat. Däremot måste bevis om att kännetecknet förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i samtliga medlemsstater presenteras. Bevisvärderingen som måste ske i det specifika fallet är dock EUIPO:s instansers uppgift att utföra på samma sätt som det är EUIPO och tribunalens uppgift att bedöma de faktiska omständigheterna i målet. EU-domstolen kom därmed till slutsatsen att tribunalen gjort en korrekt bedömning att Nestlés KitKat-chokladkaka inte ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning, och därmed inte ska erkännas varumärkesskydd.

Slutsatser

EU-domstolen har inom loppet av två månader avgjort två mål avseende varumärken där domstolen i stor utsträckning fokuserat på bevisfrågor såsom bevisbörda och bevisvärdering. Den gemensamma nämnaren mellan Birkenstock-målet och KitKat-målet är att sökanden bär en tung bevisbörda.

I Birkenstock-målet var det upp till Birkenstock att fullt ut bevisa vad som är en norm och sedvana i branschen samt att visa att ytmönster inte föll in under sådan kategori. Överklagandenämnden, tribunalen och EU-domstolen ansåg att det inte var nog att enbart lämna in några bilder av skor eller inläggssulor för att styrka att det omtvistade kännetecknet avvek från normen och vad som var sedvanligt i branschen; det konstaterades att Birkenstock inte hade lämnat in några bilder som syftade till att styrka vilka normerna är och vad som är sedvanligt i de berörda branscherna.” Vad som faktiskt krävs för att bevisa norm och sedvana gick inte domstolen in på i närmre detalj.

Förutom att Nestlé förlorade sitt varumärkesskydd för chokladkakan var domstolens dom i KitKat-målet anmärkningsvärd såtillvida att domstolen formulerade ett beviskrav för att ett kännetecken ska kunna få skydd på grund av särskiljningsförmåga genom användning. Sökanden måste bevisa att särskiljningsförmåga föreligger i varje medlemsstat i unionen. Även om EU-domstolen på pappret lättar kravet något genom sitt påpekande att bevisning för en viss medlemsstat även kan vara relevant för andra medlemsstater och i förekommande fall hela EU om sökanden kan visa att marknaderna har relevans för varandra, bär den som vill söka skydd en tung bevisbörda. Att rent praktiskt lägga fram den bevisning som krävs enligt domen kommer vara tids-, kostnads- och resurskrävande.

Den uppenbara frågan efter de två avgörandena är därför – vilka företag har tillräckliga resurser för att efterleva beviskravets höjd och kunna söka skydd för sitt kännetecken? Det ligger i farans riktning att det på grund av sommarens EU-avgöranden kommer att bli färre företag som ens försöker. Men såsom konstateras av EU-domstolen: Beviskravets faktiska höjd är det dock upp till EUIPO att bestämma då det är EUIPO:s instansers uppgift att utföra bevisvärderingen, och inte EU-domstolens.

 

Jenny Forsberg och Stefan Wendén, Moll Wendén Advokatbyrå.

 

[1] Birkenstock Sales GmbH.

[2] Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

[3] Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

[4] Birkenstock begärde utvidgat skydd till klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistreringar av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

[5] Tribunalen, tidigare kallad Förstainstansrätten, avgör talan om ogiltigförklaring som väcks av privatpersoner, företag och, i vissa fall, EU-länder. Det betyder att tribunalen framförallt avgör mål om konkurrens, statligt stöd, handel, jordbruk och varumärken. Tribunalens beslut kan överklagas till EU-domstolen, men endast om det gäller en rättsfråga.

[6] D.v.s. artikel 7.1 b i Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (”varumärkesförordningen”).

[7] Société des produits Nestlé SA m.fl.

[8] Mondelez UK Holdings & Services Ltd.